新しいタイプの阻害要因を認めた事例(平成23年(行ケ)10098号)

知財高裁平成24年7月17日判決・平成23年(行ケ)10098号（ストロボスコープを使った入力システムを備える情報処理装置）は、以下に述べるような2つのタイプの阻害要因を認めました。
※当初のタイトルが長すぎたので修正しました(2012/7/28)。

１．本判決の判断(2つの阻害要因)
本判決の判断は次の3つに纏められます。

（１）相違点1については、主引用発明(刊行物1)に副引用発明a(刊行物2)を適用することが容易だから審決の判断に誤りなし(実はこの点は、本判決中の裁判所の判断では明示していないのですが、以下の検討のため入れておきます)。

（２）相違点3については、主引用発明(刊行物1)に副引用発明b(刊行物3)を適用するには阻害要因があるから、審決の判断は誤り。

（３）相違点1についての副引用発明a(刊行物2)と相違点3についての副引用発明b(刊行物3)とは互いに相反する構成を有するから、主引用発明(刊行物1)に副引用発明a(刊行物2)と副引用発明b(刊行物3)とを「同時に」組み合わせることには阻害要因があるから、審決の判断は誤り。

２．検討
上記１（２）の阻害要因は、ある１つの相違点の容易性判断に関して、主引用発明と副引用発明との組合せには阻害要因があるとするもので、従来からよく見る阻害要因の通常のパターンです。
これに対して、上記１（３）は今までに無い新しいタイプの阻害要因だと思います(私が知らないだけかもしれませんが)。
つまり、上記１（３）は、本件では上記１（２）のとおり既に相違点3についての審決の容易性判断が誤りとされたのですが、仮に相違点1についての審決の容易性判断も相違点3についての審決の容易性判断も共に誤りが無いとしても、それらの2つの判断を総合すると全体として誤りとなるような阻害要因がある、としたものです。

３．本判決が提示した新しいタイプの阻害要因
話を単純化するために、次のような仮定の事例を設定してみます。
審決取消訴訟の対象となった審決中の2つの容易性判断

（ａ）相違点Aについては、主引用発明に副引用発明aを適用する動機付けがあるので容易に想到できた。

（ｂ）相違点Bについては、主引用発明に副引用発明bを適用する動機付けがあるので容易に想到できた。

このように、2つの相違点A,Bの各容易性判断毎に、それぞれ引用される副引用発明をa,bというように互いに異なるものとしてもよいことは、従来の実務から、当然の前提です。
そして、もし裁判所において上記（ａ）と（ｂ）とが、それぞれ、いずれも妥当だと考えたなら、従来なら、それで終り(審決は違法でない)でした。

しかし、本判決では、もし裁判所において上記（ａ）と（ｂ）とがいずれも妥当だと考えたとしても、なお、審決の容易性判断に誤りがある場合がある、としました。
それは、上記の相違点Aについての副引用発明aと、上記の相違点Bについての副引用発明bとが、互いに相反する構成を有している場合です。
「互いに相反する構成を有している場合」とは、相違点Aを備えるために主引用発明に副引用発明aを適用すると主引用発明に副引用発明bを適用できなくなり、逆に、相違点Bを備えるために主引用発明に副引用発明bを適用すると主引用発明に副引用発明aを適用できなくなるような場合です。

そのような場合は、そもそも本件発明に到達するためには複数の相違点A,Bを「同時に」備える必要があるところ、前述のような互いに相反する構成を有する副引用発明a及びbを「同時に」主引用発明と組み合わせることには阻害要因がある、だから、仮に上記（ａ）及び（ｂ）のような複数の相違点A,Bについての各容易性判断がいずれも妥当だったとしても、なお本件発明全体の容易性判断としてみれば阻害要因があるので審決の判断は誤りであるということです。

よって、本判決から、「相違点Aについての副引用発明aと相違点Bについての副引用発明bとが相反するときは発明全体の容易性判断(複数の相違点を横断的に総合した判断)として組合せの阻害要因がある」という新しいテーゼが提示されました。

なお、本判決について、私のような読み方(解釈)には異論があるかもしれませんが、私は上記のように読みました。
以下に、本判決の一部を引用しておきます。

「(3) 検討
上記のとおり，刊行物２記載の技術は対象物体に色マーカーや発光部を取り付けることを想定していないものであり，他方，刊行物３記載の技術は入力手段（筆記用具）に再帰反射部材を取り付けるものであって，両者は，マーカー（再帰反射部材）の取付けについて相反する構成を有するものである。したがって，刊行物１記載の発明に，刊行物２記載発明と刊行物３記載発明を同時に組み合わせることについては，阻害要因があるというべきである。よって，「本願発明は，刊行物１記載の発明，並びに，刊行物２及び刊行物３に記載された技術に基づいて，当業者が容易に発明できたものである」（９頁２８〜３０行）とした本件審決の判断は，誤りである。

(4) 被告の主張について
　被告は，刊行物２の段落【００２１】は，使用者の「手や身体の一部に色マーカーや発光部を取り付け，画像によりそれらを検出し，手・身体の形，動き」を認識する場合においては，「操作の度に装置を装着しなくてはならない」こと等が問題であることを説明するもので，手や身体の一部にマーカー等を装着する場合における問題を説明するものにすぎず，手や身体以外の物品等にマーカー等を装着する場合について述べたものではないから，本件審決が，刊行物２記載の技術を適用するとしている刊行物１記載の発明は，「ゴルフボール１３とゴルフクラブ３４の外形形状」を認識対象とするものであって，上記問題は無関係であり，原告が主張するような組合せ阻害要因はないと主張する。

　しかし，上記(1)のとおり，刊行物２記載の技術は，色マーカーや発光部を取り付けることを想定していないから，被告の主張は採用できない。
３ 以上のとおり，原告主張の取消事由１−２及び取消事由４には理由があるから，審決は違法として取り消されるべきである。」

一致点・相違点の変更があっても無効理由通知は必要ない(平成23年(行ケ)10313号)

知財高裁平成24年7月4日判決・平成23年(行ケ)10313号は、2つの論点について判断しています。
※当初のタイトルは長すぎたので変えました(2012/7/28)
第1は、特許法153条2項にいう「当事者の申し立てない理由」(これに該当するなら無効理由通知が必要になる)について，「新たな無効理由の根拠法条の追加や主要事実又は引用例の追加等，不利な結論を受ける当事者にとって不意打ちとなりあらかじめ通知を受けて意見を述べる機会を与えなければ著しく不公平となるような重大な理由をいうものであって，特定の引用例に基づいて当該発明が容易に想到できるか否かの判断の過程における一致点や相違点の認定は，上記「当事者の申し立てない理由」には当たらない」と解しています。

第2は、無効審判の審決が複数の相違点をまとめて相違点Aとして(複数の相違点を技術的課題の観点からまとまりのある構成の単位として)容易想到性を判断したことは違法ではないとしています。
以下、判決からの一部引用です。

「３　取消事由２（容易想到性に係る判断の誤り）について
(1)特許法１５３条２項違反について

ア　原告は，無効審判請求書において審判請求人であった原告が主張した一致点及び相違点と異なる一致点及び相違点を認定した本件審決には，特許法１５３条２項に違反する違法があると主張する。

イ　原告は，本件特許無効審判請求書において，特許を無効にする根拠となる事実の１つとして，特許法２９条２項に該当することを主張するとともに，引用例１を始めとする証拠を挙げ，本件発明と引用例１に記載された発明との対比を主張した（甲１６）。本件審決は，引用例１を主引用例として本件訂正発明が特許法２９条２項の規定を満たしているか否かを審理し，前記第２の３のとおり本件訂正発明２と引用発明との一致点及び相違点を認定した上，原告が挙げた証拠を検討して本件訂正発明が容易に想到することができたとはいえない旨判断した。なお，本件審決における本件訂正発明２と引用発明との一致点及び相違点の認定は，原告が無効審判請求書に記載した主張や被告の本件無効審判における主張とは同一のものではない。

ウ　特許法１５３条２項は，審判において当事者が申し立てない理由について審理したときは，審判長は，その審理の結果を当事者に通知し，相当の期間を指定して，意見を申し立てる機会を与えなければならないと規定している。これは，当事者の知らない間に不利な資料が集められて，何ら弁明の機会を与えられないうちに心証が形成されるという不利益から当事者を救済するための手続を定めたものである。
　したがって，特許法１５３条２項にいう「当事者の申し立てない理由」とは，新たな無効理由の根拠法条の追加や主要事実又は引用例の追加等，不利な結論を受ける当事者にとって不意打ちとなりあらかじめ通知を受けて意見を述べる機会を与えなければ著しく不公平となるような重大な理由をいうものであって，特定の引用例に基づいて当該発明が容易に想到できるか否かの判断の過程における一致点や相違点の認定は，上記「当事者の申し立てない理由」には当たらないと解される。
　よって，審決における特定の引用例との一致点や相違点の認定が，審判手続における当事者の主張するそれと異なっていたとしても，そのことをもって直ちに同項に違反するものとはいえない。また，特許無効審判の判断の過程において，当事者の一致点や相違点に係る主張に拘束されるものではない。

エ　よって，原告の上記主張は，理由がない。」

「(6) 原告の主張について
ア 原告は，本件審決が，相違点２ないし６を相違点Ａとしてまとめて判断し，個別に判断しなかったことを論難する。
しかしながら，発明の容易想到性の判断に当たり，相違点を発明の技術的課題の観点からまとまりのある構成の単位で判断することは，違法ではない。相違点２ないし６は，いずれも側面保持部材被覆部材に備えられる溝部と，この溝部に嵌合可能に設けられる透光レンズについて規定しているものであり，透光レンズの破損防止という本件訂正発明２の課題を解決するための構成であるから，相違点２ないし相違点６に係る事項をまとめて相違点Ａとして判断した本件審決に，取り消すべき違法はない。」

昔の特許付与後異議申立制度が復活？

特許庁ホームページに産業構造審議会 第18回知的財産政策部会 議事次第・配布資料一覧が掲載されています。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/tizai_bukai_18_paper.htm

これを見ると、特許庁が目標としている今後の法改正の検討項目中に「特許付与後の権利の見直し制度の導入」というページがあります(まぁ特許法では去年大改正があったので、やるとしてもかなり先になるでしょうが)。

何故、昔の特許付与後異議申立制度を復活させようとしているのか？
対する特許庁側の理由は、近年のFA11(一次審査順番待ち期間（FA期間）を11か月まで短縮する)の推進や早期審査の増加により出願公開前に特許査定される出願件数が増大した　→　「特許査定前の情報提供」の機会が減少した　→　特許権の品質・安定性が低下した(審査過誤＝無効理由のない特許権の割合が減少した)　→　特許付与後に特許権の内容を見直す制度が必要、ということです。

ユーザーニーズが果たしてどれだけあるかでしょうが、個人的にというか穿った見方としては、これから特許無効審判の利用が減るであろう分(仕事量)を特許付与後異議申立という新たな仕事を作ってカバーしようとしているのかなという気がします。

「これから無効審判の利用が減る」とは、平成23年の特許法改正で特許侵害訴訟の確定判決後の無効審決確定が再審事由から外されたことから、今後は、従来のダブルトラックによる無効審判の意味が薄れ、無効審判の利用が減少すると言われているからです。
他の法改正の検討項目では、商標法の保護対象の拡大が大切です。

「動き、音、匂い、輪郭の無い色彩、ホログラム、味、触感、位置」などについては、米国と豪州ではほぼ全て、英、仏、独、韓などでも相当部分が保護対象になっていることから、日本でも近い将来、これらのかなりの部分を保護対象に含めることは既定路線となっています。

意匠法についても、Ｗｅｂページ・ゲームソフト・アプリ・OSなどの画面における画像デザイン、アイコンそのものなどを保護対象とすることを検討しているようです。